JUEZ PONENTE: AB. ADRIEN VICTOR ESQUERRÉ MELET, JUEZ DEL TRIBUNAL
DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1. Quito, 28 de marzo de
2018.VISTOS: CHOCOSUISSE, sociedad con
domicilio en Berna, Suiza, representada por su mandatario Dr. Roque Albuja
Izurieta, demanda mediante acción contencioso administrativa al Ministro de
Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad
Industrial y Procurador General del Estado, y como tercero beneficiario del
acto impugnado a HUNT WESSON INC. Impugna la Resolución del Director Nacional
de Propiedad Industrial No. 0961213 de 9 de septiembre de 1997, notificada el
15 de octubre de 1997. Manifiesta en su demanda que en la Gaceta de Propiedad
Industrial No. 345, correspondiente al mes de octubre 1993, página 189, se
publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica SWISS MISS, pedida por
Hunt-Wesson Inc, bajo el No. 42569, de 29 de octubre de 1993, para proteger todos
los productos comprendidos en la clase internacional 30. Que, el 10 de mayo de
1994, su mandante CHOCOSUISSE presentó ante el Director Nacional de Propiedad
Industrial, una observación a la inscripción de la mencionada marca de fábrica
SWISS MISS, con fundamento en que es indudable que CHOCOSUISSE agrupa a los
fabricantes de chocolate más importantes de Suiza y por ende, a aquellos que le
han dado la gran reputación de la que goza, como productora del mejor chocolate
y cocoa del mundo, razón por la que, el común de las personas asocia a Suiza
con sus magníficos chocolates, obtenidos gracias a largas y muy costosas
investigaciones, que han permitido el desarrollo de nuevos procesos. Tal
denominación famosa, por su vinculación con el origen de dichos productos, goza
del amparo de varios convenios internacionales. Suizo, swiss, suisse,
dependiendo del idioma, es un signo que dice relación con el lugar de origen de
esa clase de productos y características, razón por la que utilizar tal
palabra, contraviene lo preceptuado en el literal d) del artículo 82 de la
Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y contraviene lo dispuesto en el literal
i del mismo artículo, ya que su empleo puede inducir el público a error, con
respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes
para los cuales se usan las marcas. Que, no cabe duda que Hunt-Wesson Inc
intenta beneficiarse del gran prestigio de que gozan los chocolates suizos al
inducir al público consumidor a error, puesto que pretende amparar
especialmente mezclas para preparar bebidas de cocoa. Que la parte principal de
la denominación y la que goza de carga expresiva es SWISS, sin que en ningún
caso MISS la diferencia suficientemente, ya que por el contrario, consolida más
la idea de que ésta se trata de un producto preparado por la mujer suiza. Que, HUNT WESSON INC contestó la observación
expresando que no puede producirse confusión, que la denominación SWISS MISS
está especializada, individualizada y singularizada, siendo por tanto
distintiva, que la marca es una unidad y no pueden considerarse por separado
sus elementos o partes, que la marca de HUNT WESSON INC es notoriamente
conocida en el mundo; y, que Suiza es conocida por la fabricación de chocolates
y no de mezclas para preparar bebidas de cocoa. Que, intencionalmente no
expresa la solicitante que su marca SWISS MISS está destinada a proteger todos
los productos de la clase internacional 30, entre los que se están los chocolates.
Que, en la resolución impugnada, el Director Nacional de Propiedad Industrial
afirma que el carácter usual o común del signo debe apreciarse en función del contexto
local, es decir, del país en que se solicita el registro, de tal manera que se
debe analizar su la palabra SWISS evoca al país europeo Suiza, lo que considera
que no ocurre en nuestro país, razón por la que afirma que no existe la
posibilidad de confusión con el público consumidor, más aún si se encuentra
acompañado de la palabra MISS, que no es ni común ni usual en nuestro país. Que,
la asociación entre chocolate cocoa y chocolate, no le permitiría al consumidor
común hacer una diferenciación entre lo que Suiza produce o no, ya que en
general ambos productos se consideran similares y el hecho de usar la
denominación Swiss, sin duda confunde, razón por la que se la emplea, de otro
modo no habría razón para que un fabricante norteamericano la utilice. Con
estos antecedentes, solicita que en sentencia se declare la ilegalidad y
nulidad del acto administrativo impugnado (fojas 6) mediante el 9 de septiembre
de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechaza la observación
presentada por CHOCOSUISSE y concede a HUNT WESSON INC el registro de la marca
SWISS MISS; también que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios
causados. Mediante auto de 13 de marzo de 1998 a fojas 10, es calificada la
demanda y se ordena citar con la misma a las autoridades demandadas y al
tercero beneficiario. De fojas 11, el 8 de abril de 1998 contesta la demanda
HUNT WESSON INC representada por su mandataria Bustamante & Bustamante Cía
Ltda, a su vez representada por el Dr. Roque Bustamante, quien deduce las
siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y
de derecho de la demanda. 2. Se ratifica en los fundamentos de hecho y de
derecho expresados en el escrito de respuesta. A la observación presentada por
CHOCOSUISSE, dentro del trámite administrativo; y, 3. Improcedencia de la
demanda puesto que no existe la posibilidad de que se pueda conducir a error
entre los consumidores. De fojas 16, el 18 de mayo de 1998 comparece el
Director Nacional de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado,
señalando casillero judicial. El 19 de mayo de 1998 mediante Registro Oficial
No. 320 se promulga la Ley de Propiedad Intelectual, que en su artículo 346
crea el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, oficina nacional con
autonomía y competencia para proteger y tutelar los derechos de propiedad
intelectual; en su artículo 347 establece que la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial es un órgano dependiente del IEPI. Mediante auto de 31 de agosto
del 2000, se recibe la causa la prueba por el término de 10 días, término
dentro del cual comparece el Dr. Nelson Velasco Izquierdo, Presidente y
representante legal del IEPI, sucesor procesal de la entidad demandada, evacuando
las diligencias probatorias que le asistían y señalando domicilio judicial. Mediante
Oficio No. 421-S-TJCA-2017 de 12 de junio de 2017, el Secretario General del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remite la Interpretación
Prejudicial de fecha 11 de mayo de 2017, proceso 565-IP-2016, fojas 241 a 250.
Encontrándose la causa en estado de resolución, este Tribunal considera: PRIMERO.-
El Tribunal es competente para el conocimiento y resolución del presente
asunto, según lo dispuesto en los artículos 1, 3, y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y 38 de la Ley de Modernización del Estado; Quinta Disposición
Transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual; además, por haberse radicado la
competencia para el conocimiento y resolución del presente juicio mediante el
respectivo resorteo realizado. SEGUNDO.- No existen excepciones propuestas por
los demandados sobre la validez de la causa y tampoco se observa en la
tramitación de la causa, omisión de solemnidad o procedimiento alguno que pueda
influir en la decisión de la causa, en consecuencia, se declara la validez del
proceso. TERCERO.- La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de
derecho de la demanda alegadas por la institución accionada, atribuye la carga
de la prueba al accionante, en virtud de la presunción de legalidad,
legitimidad y ejecutoriedad de los actos de autoridad pública, ello sin
perjuicio de que en ejercicio del control de legalidad de la actividad
administrativa, el Tribunal pueda determinar potenciales vicios de nulidad de
los actos administrativos, vicios que desvanecerían las referidas presunciones.
Cabe recordar, en este sentido, que las presunciones legales (que admiten
prueba en contrario conforme el artículo 32 del Código Civil) de los actos de
autoridad pública, al ser atributos reconocidos en la ley, operan por su
ministerio, sin que para ello se requieran ni se deban presentar dichas
presunciones como excepciones a la demanda. CUARTO.- Respecto del literal h del
artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (misma
regulación que el literal h del artículo 82 de la posterior Decisión 344
Comisión) y del tema subyacente a dicha regulación: “lrregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia”
materia de la controversia y de la interpretación, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Chocosuisse manifestó que el
término SWISS que forma parte del
signo solicitado SWISS MISS (denominativo), haría referencia a la relación que hay
entre el producto, el lugar de origen de este y
sus características por lo que podría inducir a engaño a los
consumidores. 2.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan
engañar a los medios comerciales o al
público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc.
de los productos o servicios que buscan
identificar. 2.3. El Literal h) del Articulo 72
de la Decisión 313
de la Comisión de
la 2.4. 13 Comunidad Andina dispone: ''Artículo 72.-No podrán
registrarse como marcas /os signos que: (... ) h)Puedan engañar a los medios
comerciales o a/ público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el
modo de fabricación, lascaracterísticas o cualidades o la aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se trate;(... )"Se trata de una
prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el
signo induzca a engaño, sin necesidad de
que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una
enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el
cual es que el signo engañoso no cumple las funciones
propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen
empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad,
induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al
público consumidor o usuario, y de este
modo enturbia el mercado. El engaño se produce cuando un signo provoca en la
mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del
bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación,
la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a
error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado
este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir,
del consumidor. El carácter engañoso es
relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. El Tribunal
advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error
respecto a las características calidad
del producto o servicio respectivo. Un
consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un
lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y
especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. En el
presente caso se deberá determinar si el signo SWISS MISS (denominativo) podría
o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de os productos que
distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y
propiedades. Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal h)
del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
contiene la misma regulación que el Literal h) del Artículo
82 de la Decisión 344; por lo que, los alcances de la interpretación
previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones”. Para este
Tribunal no cabe duda que el consumidor ecuatoriano tenía y tiene derecho a
elegir libremente los productos que compra e ingiere, y concomitantemente el
derecho a acceder con facilidad a una información veraz, clara, sin ambigüedades
ni riesgo de confusión sobre la naturaleza, contenido, calidad y origen del
producto; derechos garantizados por las citadas normas comunitarias (de
aplicación directa y preferente), en armonía con los artículos 45 de la
Constitución Política de 1978, 244.8 de la Constitución Política de 1998 y 52
de la Constitución de la República de 2008. En tal virtud, si la marca del
producto, más llamativa y que imprime más poder sugestivo y de recordación que
la información que debe constar en la etiqueta reglamentaria, evoca una
procedencia irreal e inconsistente con la que debe constar en la etiqueta
reglamentaria, indudablemente consumidor será inducido a error o confusión
sobre la verdadera procedencia del producto. En consecuencia, por cuanto la
palaba SWISS infiere fuertemente un origen geográfico diferente del origen
verdadero del producto, no cabe duda que el empleo de la denominación SWISS
MISS para un producto que no es suizo, tiene como propósito inequívoco inducir
a error y engañar al consumidor sobre el origen del producto. La introducción
del sufijo MISS mal disimula este propósito engañoso, pues esa palabra (utilizada
en nuestro medio para designar certámenes de belleza) queda diluida al ser precedida
de la palabra SWISS con quien comparte la misma resonancia, y como dice el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el numeral 3.4.a de su
Interpretación Prejudicial, en el signo denominativo compuesto “La primera palabra genera más poder de
recordación en el público consumidor”. En un contexto de saturación
publicitaria, lo que el consumidor promedio perciba a primera vista en las
estanterías o perchas, es lo que generalmente prevalecerá en su memoria e
intuición. El consumidor, tras un segundo examen más detenido de producto, al detectar
la procedencia real del producto, diferente de la que evoca la marca, no hay
duda que será preso de la confusión y hasta de una sensación de engaño. Ahora
bien, el riesgo de engaño sobre el lugar de origen se encuentra reforzado por
la asociación implícita entre el contenido del producto, derivado del cacao, con
el lugar que evoca la marca engañosa, Suiza, y que una parte de los
consumidores asocia a la idea de chocolate y/o a fabricantes de chocolate de
calidad. No está por demás recalcar que respecto del Literal h) del Artículo 72
de la Decisión 313, que establece que “No
podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar a los medios
comerciales o a/ público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el
modo de fabricación, las características o cualidades”, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha emitido la siguiente interpretación: “Se
trata de una prohibición de carácter general que se configura con la
posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca
efectivamente”. En virtud de lo expuesto y en concordancia con la
intepretación prejudicial del Literal h) del Artículo 72 de la Decisión 313 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344 que contiene
la misma regulación, la solicitud de registro del signo SWISS MISS presentada
por HUNT WESSON INC. incurre en dicha causal de irregistrabilidad comunitaria;
es constitutiva de una estrategia elusiva destinada a desorientar al consumidor
para enturbiar su libertad de elección. El Director Nacional de Propiedad
Industrial al emitir la resolución impugnada dice: “se debe analizar si la palabra SWISS, evoca al país Europeo Suiza, lo
que considero que no ocurre en nuestro país, por lo que no existe posibilidad
de confusión en el público consumidor”, soslayando la identidad fonética
casi total de SWISS con suizo y Suiza, y subestimando la capacidad de
comprensión de una parte de los consumidores, de que Swiss es la palabra
inglesa de suizo, asociación conceptual que también incrementa el riesgo de
confusión sobre el origen del producto. De lo dicho, el Tribunal puede
evidenciar que la resolución impugnada al haber soslayado la rotunda
connotación geográfica de SWISS y el inherente riesgo de distorsión en el discernimiento
del consumidor, acerca de la procedencia verdadera del producto, determina que dicha
resolución al momento que fue expedida era contraria a derecho, quebranta el artículo
72 literal h de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 6 de
febrero de 1992 y el artículo 82 literal h de la Decisión 344 de 21 octubre de
1993 y carece de motivación, lo que provoca su nulidad de pleno derecho, según
lo ordena el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado en concordancia
con los artículos 122 y 129 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva ERJAFE. Por las consideraciones expuestas, sin que sea
necesario la formulación de otra, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, aceptando parcialmente la demanda presentada por CHOCOSUISSE, se
declara la nulidad y se deja sin efecto la Resolución del Director Nacional de
Propiedad Industrial No. 0961213 de 9 de septiembre de 1997 y el registro de la
marca SWISS MISS a favor de HUNT WESSON INC. para los productos comprendidos en
la clase internacional 30 (Clasificación de Niza). No ha lugar las demás
pretensiones. Sin costas ni honorarios que regular. Notifíquese.-
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